Material Aspects of Counterfeiting and IP Infringement

La contrefaçon est une notion centrale en droit de la propriété intellectuelle, désignant toute atteinte portée à un droit exclusif. Elle ne se limite pas aux produits de consommation courante mais touche également les relations inter-entreprises, comme l'illustre la reprise par Airbus des "winglets" brevetés par Boeing. Le terme **produit contrefait** désigne l'objet qui résulte de la copie, tandis que le **contrefaisant** est la personne ou l'entité qui réalise cette copie. Juridiquement, il n'existe pas de "produit contrefait" en soi, mais plutôt des "actes de contrefaçon". L'analyse d'un acte de contrefaçon est spécifique à chaque droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques, brevets, dessins et modèles), chacun possédant sa propre logique, ses propres conditions de protection et son propre périmètre.

Introduction et Principes Fondamentaux

Définitions et Distinctions Essentielles

La contrefaçon est l'exploitation d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son titulaire. Chaque droit (marque, brevet, etc.) est régi par des textes spécifiques du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) qui définissent les actes interdits.

Droit de PI	Critère d'appréciation principal	Personne de référence pour l'appréciation
Droit des marques	Risque de confusion	Le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif
Droit des dessins et modèles	Impression visuelle d'ensemble différente	L'utilisateur averti
Droit d'auteur	Reprise des caractéristiques originales	Le juge (appréciation souveraine)
Droit des brevets	Reproduction des caractéristiques définies dans les revendications	L'homme du métier

Un principe de défense fondamental en matière de contrefaçon est de contester la validité même du droit invoqué. Il ne peut y avoir de contrefaçon sans un droit de propriété intellectuelle valide et en vigueur. Il est donc crucial de vérifier que le titre (marque, brevet) a bien été renouvelé, que les annuités ont été payées, ou que l'œuvre est toujours protégée.

Chapitre 1 : L'Approche Transversale de la Contrefaçon

Malgré les spécificités de chaque droit, des principes communs, ou transversaux, se dégagent pour analyser la contrefaçon. Ces principes concernent la méthode d'appréciation, la nature des actes interdits et l'influence de la bonne foi.

A. L'Appréciation de la Contrefaçon

La contrefaçon ne se résume pas à la copie servile (à l'identique). Elle peut être totale ou partielle, mais le CPI est souvent laconique sur la méthode d'appréciation de la contrefaçon partielle.

1. Le lien avec les conditions de protection

L'appréciation de la contrefaçon est intrinsèquement liée à l'objet de la protection. Seuls les éléments protégés par le droit de PI peuvent faire l'objet d'une contrefaçon.

Les idées sont de libre parcours. Cette règle, initialement formulée par Henri Desbois pour le droit d'auteur, est transversale à tous les droits de PI. La reprise d'une simple idée, d'un concept ou d'une méthode n'est pas une contrefaçon.

• Exemple en droit d'auteur : Christo emballe le Pont-Neuf à Paris. Un autre artiste décide d'emballer une piscine. Les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de contrefaçon, car seule l'idée d'emballer a été reprise, et non la forme spécifique de l'œuvre de Christo.
• En droit des brevets : L'article L.611-10 du CPI exclut de la brevetabilité les simples découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques.

La contrefaçon est donc constituée par la reprise des éléments qui fondent la protection : l'originalité en droit d'auteur, le caractère distinctif en droit des marques, la nouveauté et le caractère propre en dessins et modèles. Plus une œuvre est originale ou une marque distinctive, plus son périmètre de protection est large, et plus il sera facile de caractériser la contrefaçon.

2. L'appréciation par les ressemblances

Un principe jurisprudentiel constant est que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences. Le juge doit comparer l'objet protégé et l'objet argué de contrefaçon et se concentrer sur leurs points communs.

• Arrêt "La Bicyclette bleue" (Cass. Civ. 1ère, 4 fév. 1992) : Cet arrêt célèbre a reproché aux juges du fond de s'être basés uniquement sur les différences entre le roman "La Bicyclette bleue" et le film "Autant en emporte le vent" pour écarter la contrefaçon. La Cour de cassation rappelle qu'il faut rechercher les ressemblances.

Cependant, les différences ne sont pas totalement ignorées. Elles peuvent être prises en compte pour "détruire l'apparence de contrefaçon" créée par les ressemblances. La doctrine (notamment P.-Y. Gauthier) propose une méthode en deux temps :

1. Identifier et grouper les points de ressemblance entre les deux œuvres/produits.
2. Peser ces ressemblances face aux différences. Si les différences sont si importantes qu'elles anéantissent l'impression de démarquage, la contrefaçon est écartée.

Arrêt "Pelham" (CJUE, 29 juil. 2019) : Dans cette affaire de sampling musical, la CJUE a jugé que si un échantillon sonore est utilisé sous une forme modifiée et non reconnaissable à l'écoute dans la nouvelle œuvre, il n'y a pas de "reproduction" au sens du droit d'auteur. Cela illustre bien l'idée que si les différences rendent l'original méconnaissable, il n'y a pas contrefaçon.

B. La Typologie des Actes de Contrefaçon

Les titulaires de droits disposent de prérogatives exclusives, et tout acte accompli par un tiers sans autorisation constitue une contrefaçon.

1. Le droit de reproduction

C'est l'archétype de la contrefaçon : fabriquer un produit ou fixer une œuvre sur un support matériel en fraude des droits du titulaire. La reproduction peut être permanente ou temporaire (ex: mise en cache sur un ordinateur). En droit des brevets, on distingue :

• Brevet de produit : La simple fabrication du produit breveté est une contrefaçon.
• Brevet de procédé : C'est l'utilisation du procédé breveté qui est interdite. La fabrication du produit qui en résulte peut être licite si elle est effectuée par un autre moyen.

2. Le droit de distribution

Ce droit vise à contrôler l'écoulement des produits contrefaisants sur le marché. Il inclut une série d'opérations :

• L'offre : Le simple fait de proposer à la vente un produit contrefaisant est un acte de contrefaçon, même si aucune vente n'est conclue.
• La mise dans le commerce : Toute opération visant à mettre un produit en circulation (vente, location, importation, exportation).
• La détention : La détention de produits contrefaisants en vue de leur commercialisation est également un acte de contrefaçon. La CJUE a précisé que cela vise la détention en vue d'une offre ou d'une mise sur le marché visant les consommateurs du territoire protégé.

La CJUE (13 mai 2015) a adopté une approche protectrice, considérant que des actes préparatoires comme des mesures de publicité visant un public spécifique peuvent constituer un acte de distribution.

3. Cas particulier : Le transit douanier

Le transit douanier permet de faire circuler des marchandises sur un territoire sans payer les droits et taxes, car leur destination finale est ailleurs. Longtemps, la CJUE a considéré que le simple transit de marchandises, même si elles étaient contrefaisantes, n'était pas un acte de contrefaçon car elles n'étaient pas "mises dans le commerce" sur le territoire de transit. Le titulaire des droits devait prouver que les marchandises risquaient d'être frauduleusement détournées vers le marché de l'UE, une preuve quasi impossible à rapporter (arrêts Nokia et Philips).

Face à cette situation, le législateur français a agi. La réforme du droit des marques a inversé la charge de la preuve : c'est désormais au déclarant (celui qui fait transiter la marchandise) de prouver que le produit sera commercialisé licitement dans le pays de destination. À défaut, le titulaire des droits peut faire saisir les marchandises.

C. Les Limites des Droits Exclusifs : L'Épuisement des Droits

L'épuisement des droits est un principe fondamental qui concilie la propriété intellectuelle avec la libre circulation des marchandises au sein de l'Espace Économique Européen (EEE).

Le principe : Lorsque le titulaire d’un droit a mis en circulation pour la première fois un produit sur le marché de l'EEE (ou a consenti à cette mise en circulation), il ne peut plus s'opposer à sa revente et à sa libre circulation ultérieure au sein de cet espace. Son droit de distribution est "épuisé".

• Étendue : L'épuisement est communautaire. Il ne s'applique pas aux produits mis en circulation en dehors de l'EEE. Il ne concerne que le droit de distribution (vente d'exemplaires matériels) et non le droit de représentation (diffusion) ou de location.
• Le cas du numérique : La CJUE refuse d'appliquer l'épuisement aux œuvres dématérialisées (e-books, musique en streaming), car il n'y a pas de transfert d'un "exemplaire physique". Une exception majeure existe pour les logiciels, dont la revente de licences "d'occasion" est permise sous conditions (CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft). Pour les jeux vidéo, la jurisprudence française est plus restrictive, considérant que la partie logicielle est accessoire à l'œuvre complexe qu'est le jeu, et a ainsi refusé l'épuisement (Cass. Civ. 1ère, UFC-Que Choisir c/ Valve).
• Limites à l'épuisement ("motifs légitimes") : Le titulaire des droits peut retrouver son droit d'opposition si l'état des produits a été modifié ou altéré après leur mise en circulation.
  • Exemple Luxe : La revente de parfums Chanel dans des flacons à moitié utilisés a été jugée préjudiciable à l'image de luxe de la marque, constituant un motif légitime pour s'y opposer (Cass. Com., 6 déc. 2023).
  • Exemple Pharmaceutique : Le reconditionnement de médicaments importés d'un État membre à l'autre est un motif légitime d'opposition, sauf si 5 conditions cumulatives très strictes sont respectées (nécessité du reconditionnement, pas d'altération, information sur l'emballage, etc.).

D. L'Incidence de la Bonne Foi

En matière de contrefaçon, le principe est que l'élément intentionnel est indifférent. La bonne foi du contrefaisant ne l'exonère pas de sa responsabilité civile. La contrefaçon est une faute objective qui s'apprécie par la matérialité de l'atteinte au droit.

Il existe une atténuation notable en droit des brevets pour les actes de distribution (offre, mise sur le marché, utilisation) accomplis par un non-fabricant. Selon l'article L.615-1 du CPI, sa responsabilité n'est engagée que s'il a agi "en connaissance de cause". Cependant, les juges ont tendance à déduire cette connaissance du caractère professionnel de l'intervenant.

Chapitre 2 : L'Approche Analytique par Droit de Propriété Intellectuelle

A. La Contrefaçon en Droit d'Auteur

• Reprise des éléments originaux : Le demandeur à l'action en contrefaçon doit impérativement identifier les caractéristiques originales de son œuvre qui ont été reprises. La contrefaçon est constituée par la reprise des éléments qui portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
• La rencontre fortuite : C'est une défense possible. L'auteur de l'œuvre seconde peut prouver que les similitudes avec l'œuvre première ne résultent pas d'une copie, mais d'une coïncidence, d'une source d'inspiration commune ou de réminiscences. Cette défense implique de démontrer l'absence d'accès à l'œuvre originale (preuve d'un fait négatif, souvent difficile).
• Atteinte au droit moral : La jurisprudence (notamment la chambre criminelle) considère que l'atteinte au droit moral de l'auteur (droit au nom, droit au respect de l'œuvre) peut également constituer un acte de contrefaçon.

B. La Contrefaçon en Droit des Dessins et Modèles

• Le critère de l'impression visuelle d'ensemble : La contrefaçon est caractérisée si le dessin ou modèle argué de contrefaçon ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par le modèle protégé (L.513-5 CPI).
• L'utilisateur averti : C'est une personne qui connaît bien le secteur concerné, qui s'intéresse aux produits et fait preuve d'un degré de vigilance élevé. Son niveau d'attention est supérieur à celui du consommateur moyen.
• Limites et exceptions :
  • Les caractéristiques exclusivement imposées par une fonction technique ne sont pas protégées.
  • La clause de réparation : Elle permet d'utiliser un dessin ou modèle pour fabriquer une pièce détachée afin de réparer un produit complexe (ex: une voiture) et de lui rendre son apparence initiale. L'auteur de la pièce doit informer l'utilisateur qu'il n'est pas le titulaire du modèle.
  • Autres exceptions : citation, enseignement, critique, parodie, etc.

C. La Contrefaçon en Droit des Marques

1. Les conditions de la contrefaçon

L'interdiction d'usage d'une marque par un tiers est soumise à quatre conditions :

1. Un usage du signe.
2. Un usage fait dans la vie des affaires (contexte commercial, non privé).
3. Un usage pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
4. Un usage qui porte atteinte à au moins une des fonctions de la marque.

L'usage doit être fait "à titre de marque", c'est-à-dire pour identifier l'origine commerciale d'un produit. L'usage à des fins purement descriptives, décoratives ou illustratives n'est généralement pas une contrefaçon (ex: reproduction du "Moulin Rouge" pour illustrer un guide touristique).

2. L'atteinte aux fonctions de la marque

La CJUE a défini plusieurs fonctions que la marque remplit et dont l'atteinte peut constituer une contrefaçon :

• La fonction essentielle d'origine : C'est la fonction principale. Il y a atteinte s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, qui pourrait croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Ce risque s'apprécie globalement.
• Les fonctions secondaires :
  • Fonction de qualité : Garantir que tous les produits revêtus de la marque ont une qualité constante.
  • Fonction d'investissement et de publicité : Protéger la réputation et l'image construites par le titulaire grâce à ses efforts promotionnels. Une atteinte est reconnue lorsque l'usage par un tiers gêne substantiellement le titulaire dans l'utilisation de sa marque pour attirer et fidéliser les consommateurs.

3. Les limites au droit des marques (usage loyal)

Le titulaire de la marque ne peut interdire l'usage par un tiers si cet usage est conforme aux usages loyaux en matière industrielle ou commerciale. C'est le cas notamment pour :

• L'usage de son propre nom ou adresse (pour une personne physique).
• L'usage du signe pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce de rechange (ex: vendre des lames de rasoir compatibles avec un rasoir de marque Gillette). L'usage est déloyal s'il donne l'impression d'un lien commercial, dénigre la marque ou présente le produit comme une imitation.

Synthèse et Points Clés à Retenir

• La contrefaçon est une atteinte à un droit de PI, et son analyse dépend de la nature de ce droit (marque, brevet, auteur, etc.).
• Il n'y a pas de contrefaçon sans un droit de PI valide et en vigueur. La contestation de la validité du titre est une défense majeure.
• Le principe fondamental d'appréciation est celui des ressemblances, même si les différences peuvent être prises en compte.
• La protection ne porte jamais sur les idées, mais sur la forme (œuvre), les signes distinctifs (marque), les solutions techniques (brevet) ou l'apparence (dessin et modèle).
• La bonne foi est généralement indifférente, sauf exceptions spécifiques (ex: non-fabricant en matière de brevet).
• L'épuisement des droits limite le monopole du titulaire après la première mise en circulation dans l'EEE, mais cette règle connaît d'importantes limites (motifs légitimes, inapplication au numérique hors logiciels).
• Chaque droit a son propre standard d'appréciation : le risque de confusion pour le consommateur moyen en droit des marques, et l'impression visuelle d'ensemble pour l'utilisateur averti en dessins et modèles.