Intellectual Property Infringement Litigation Guide

Voici une note détaillée sur le contentieux de la propriété intellectuelle, axée sur l'action en contrefaçon. Le contentieux du droit de la propriété intellectuelle regroupe diverses actions comme l'opposition à l'enregistrement d'une marque ou les actions en annulation, mais il est le plus souvent associé à la lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon constitue la reproduction, l'imitation ou l'utilisation d'une œuvre, d'une marque, d'un brevet ou d'un dessin et modèle sans l'autorisation de son titulaire, et peut être sanctionnée comme un délit civil ou pénal.

La Distinction Fondamentale : Voie Civile vs Voie Pénale

La victime d'actes de contrefaçon dispose de deux voies d'action principales : la voie pénale devant les juridictions répressives et la voie civile devant les juridictions civiles. Le choix entre ces deux voies dépend des objectifs du titulaire des droits, des preuves disponibles et de la nature des faits.

Critère	Voie Civile	Voie Pénale
Objectif Principal	Obtenir réparation du préjudice (dommages-intérêts) et la cessation des actes.	Sanctionner l'auteur pour son comportement délictueux et obtenir un effet dissuasif.
Condition de la Faute	La contrefaçon est constituée indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. La simple matérialité de l'atteinte au droit suffit.	La preuve de l'intention frauduleuse (élément intentionnel du délit) est indispensable pour caractériser l'infraction.
Dommages-Intérêts	Généralement plus élevés, calculés pour réparer l'intégralité du préjudice subi.	Souvent plus faibles, car la priorité est la sanction pénale.
Moyens d'Enquête	Limités aux procédures civiles (saisie-contrefaçon, constat, etc.).	Accès à des moyens d'enquête puissants (perquisitions, gardes à vue, commissions rogatoires).

Pourquoi la Voie Civile est-elle Privilégiée ?

En pratique, les titulaires de droits privilégient très majoritairement l'action civile pour deux raisons principales :

• La facilité de la preuve : Au civil, il n'est pas nécessaire de prouver que le contrefacteur a agi en connaissance de cause. La simple constatation des actes illicites suffit.
• L'indemnisation : Les juridictions civiles sont réputées accorder des dommages-intérêts plus substantiels, visant à compenser la totalité du préjudice (pertes subies et gains manqués).

Quand Choisir la Voie Pénale ?

Malgré les avantages de la voie civile, la voie pénale reste pertinente dans certaines situations :

• Lorsque la preuve de la contrefaçon est difficile à obtenir et nécessite des moyens d'investigation étendus propres aux services de police ou de gendarmerie.
• Pour obtenir un effet dissuasif fort grâce aux sanctions pénales (amendes, peines d'emprisonnement), notamment contre les réseaux organisés.

I. Le Contentieux Pénal de la Contrefaçon

A. La Compétence des Juridictions Pénales

La question de la compétence juridictionnelle en matière pénale est complexe. Alors que des tribunaux judiciaires (TJ) spécialisés ont une compétence exclusive pour les litiges civils de propriété intellectuelle, la situation est différente au pénal.

Initialement, la doctrine considérait que cette spécialisation s'appliquait aussi au pénal. Cependant, une circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces (2008) et la jurisprudence (notamment Cass, Crim, 19 juin 2013) ont affirmé le contraire : la spécialisation des TJ ne s'applique pas en matière pénale de contrefaçon. Il faut donc appliquer les règles de droit commun de la procédure pénale (article 382 du Code de procédure pénale).

Cela signifie que le tribunal correctionnel compétent est celui :

• Du lieu où l'infraction a été commise ;
• De la résidence du prévenu ;
• Du lieu d'arrestation du prévenu.

Exception importante : Le décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 a désigné des TJ à compétence départementale exclusive pour certains délits, notamment ceux prévus par le Code de la propriété intellectuelle. Par exemple, pour l'Isère, seul le TJ de Grenoble est compétent pour ces affaires pénales.

B. Les Modes de Saisine de la Juridiction Pénale

1. La plainte avec constitution de partie civile : La victime dépose une plainte auprès du Procureur de la République. Si ce dernier décide de ne pas poursuivre, la victime peut déclencher l'action publique en se constituant partie civile auprès du juge d'instruction. Cette voie est intéressante car elle permet au juge d'instruction d'ordonner des commissions rogatoires pour recueillir des preuves. Une caution est généralement demandée.
2. La citation directe : Si la victime dispose déjà de preuves suffisantes de la contrefaçon, elle peut citer directement l'auteur présumé à comparaître devant le tribunal correctionnel (articles 550 et s. du Code de procédure pénale). Cette procédure est plus rapide mais aussi plus risquée si le dossier n'est pas solide.
3. L'intervention des Douanes : C'est une voie très utilisée en pratique.
   • Phase 1 : Surveillance : Le titulaire de droits (marque, dessin et modèle, droit d'auteur) dépose une demande de surveillance auprès des Douanes.
   • Phase 2 : Retenue : Si les Douanes interceptent des marchandises suspectes, elles les placent en retenue et en informent le titulaire des droits.
   • Phase 3 : Saisies et poursuites : Si le caractère contrefaisant est confirmé, le titulaire peut convaincre les Douanes de saisir les marchandises et de poursuivre les auteurs. Les Douanes peuvent alors proposer une transaction douanière (amende + destruction) ou saisir la juridiction répressive.

Piège à éviter : La constitution de partie civile après action des Douanes
La Cour de cassation (Cass. crim., 8 janv. 2003) a jugé que l'infraction douanière (ex: contrebande) ne porte atteinte directement qu'à l'intérêt général et aux droits des Douanes. Le préjudice du titulaire de la marque ne découle pas directement de cette infraction douanière. Par conséquent, la victime ne peut se constituer partie civile et demander réparation que si le Ministère Public a lui-même décidé de poursuivre l'auteur pour le délit de contrefaçon, et non sur la seule base de l'action des Douanes.

II. Le Contentieux Civil de la Contrefaçon

A. La Compétence des Juridictions Civiles

Contrairement à la matière pénale, la compétence en matière civile est strictement encadrée par le Code de l'organisation judiciaire et des décrets d'application. Le législateur a opté pour une centralisation auprès d'un nombre limité de Tribunaux Judiciaires spécialisés afin d'assurer une meilleure expertise des magistrats.

Domaine de Propriété Intellectuelle	Juridiction Exclusivement Compétente	Références Légales
Brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, topographies de produits semi-conducteurs	Tribunal Judiciaire de Paris	Art. D. 211-6 du COJ
Marques de l'Union Européenne et Dessins et modèles communautaires	Tribunal Judiciaire de Paris	Art. R. 211-7 du COJ
Propriété littéraire et artistique (droit d'auteur), dessins et modèles nationaux, marques nationales, indications géographiques	10 Tribunaux Judiciaires spécialisés (ex: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, etc.) avec un ressort couvrant plusieurs cours d'appel.	Art. D. 211-6-1 du COJ

Exemple : Le TJ de Marseille est compétent pour les actions en contrefaçon de marque nationale dont les faits se déroulent dans les ressorts des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

B. Les Moyens de Preuve de la Contrefaçon

La preuve de la contrefaçon est libre, mais la pratique privilégie trois outils principaux pour garantir la force probante des éléments présentés au juge.

1. Le Constat sur Internet

Étant donné que de simples captures d'écran sont souvent jugées insuffisantes, le recours à un constat de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) est indispensable pour prouver des actes de contrefaçon en ligne. Pour être valable, le constat doit respecter des prérequis techniques stricts définis par la jurisprudence (notamment TGI Paris, 4 mars 2003) :

• Description précise du matériel informatique utilisé.
• Mention de l'adresse IP de la connexion.
• Absence de serveur proxy pour certifier une connexion directe.
• Effacement préalable des fichiers temporaires (cache, cookies, historique) pour s'assurer que le contenu affiché n'est pas une version antérieure stockée localement.

Principe de loyauté de la preuve : Le commissaire de justice ne peut utiliser de stratagème ou de fausse identité pour accéder à un contenu. S'il doit s'inscrire sur un site, il doit le faire sous sa véritable identité. Un commissaire qui cache son identité et effectue un achat peut voir son procès-verbal annulé pour déloyauté et pour avoir réalisé une "saisie-contrefaçon déguisée" sans autorisation judiciaire.

2. Le Constat d'Achat

Il s'agit pour un commissaire de justice de constater matériellement l'achat d'un produit présumé contrefait. Typiquement, il attend sur la voie publique pendant qu'un tiers entre dans un magasin, achète le produit, et le lui remet. Le commissaire annexe ensuite le produit et le ticket de caisse à son procès-verbal.

La question de l'indépendance du tiers acheteur a longtemps posé problème. Pendant un temps, la Cour de cassation (Cass. Com., 25 janvier 2017) exigeait une indépendance totale, annulant un constat car l'achat avait été fait par un avocat stagiaire du cabinet du requérant.

Revirement de jurisprudence (Chambre mixte, 22 décembre 2023 - Note: la source indique 12 mai 2025 ce qui est une date future et probablement une erreur, nous nous référons à la décision pertinente connue)
La Cour de cassation a assoupli sa position. Désormais, le défaut d'indépendance de l'acheteur n'entraîne pas automatiquement la nullité du constat. Le juge doit apprécier au cas par cas si ce manque d'indépendance affecte la valeur probante du constat.
La validité est admise si deux conditions sont remplies :

1. Le rôle du tiers acheteur est limité (simple acte d'achat).
2. L'acheteur a agi en permanence sous le contrôle du commissaire de justice.

La prudence reste donc de mise.

3. La Saisie-Contrefaçon

La saisie-contrefaçon est la mesure probatoire la plus puissante. Elle permet au titulaire de droits, sur autorisation d'un juge, de faire procéder par un commissaire de justice à une description détaillée ou à une saisie réelle des produits et documents prouvant la contrefaçon chez le contrefacteur présumé.

a) Conditions préalables à la saisie

• Textes de référence : La saisie-contrefaçon est prévue spécifiquement pour chaque droit : Art. L. 332-1 (droit d'auteur), L. 521-4 (dessins et modèles), L. 615-5 (brevets), L. 716-7 (marques).
• Compétence pour l'ordonner : La demande se fait par requête auprès du Président du tribunal compétent. Pour un brevet, ce sera toujours le Président du TJ de Paris. Pour un droit d'auteur, la question est plus complexe si la saisie a lieu hors du ressort d'un des 10 TJ spécialisés. La pratique conseille de requérir deux ordonnances par sécurité.
• Justification des droits : Le demandeur doit prouver qu'il est bien le titulaire des droits, que les titres sont en vigueur, et qu'il a la qualité pour agir. Une erreur sur l'identité de la société requérante peut être fatale et entraîner la rétractation de l'ordonnance (Cass. com., 29 janv. 2008).

b) Déroulement de la saisie

• Signification de l'ordonnance : L'ordonnance doit être signifiée au saisi avant le début des opérations. Un délai d'une minute entre la signification et le début de la saisie a été jugé insuffisant (TGI Paris, 6 oct. 2009). La Cour de cassation est très stricte sur ce point (Cass. 2ème Civ., 10 fév. 2011), rendant difficile la constatation de certaines fraudes "à la volée".
• Respect des termes de l'ordonnance : Le commissaire doit s'en tenir strictement à sa mission. Saisir des documents non autorisés ou rechercher des contrefaçons de marques non visées dans l'ordonnance peut entraîner l'annulation des opérations (Cass. Com., 3 juillet 2019). Une certaine souplesse est parfois admise si le saisi ne prouve pas de grief.
• Présence d'un tiers : Le requérant ou ses employés ne peuvent pas assister à la saisie. Un tiers indépendant (expert, conseil en PI) peut être présent, mais le commissaire doit bien distinguer dans son procès-verbal ses propres constatations des déclarations de l'expert, sous peine de nullité (Cass. Com., 29 sept. 2015).

c) Suites de la saisie

• Délai pour agir au fond : Le titulaire des droits doit assigner le saisi au fond (au civil ou au pénal) dans un délai de 21 jours ouvrables ou 31 jours civils (le plus long des deux s'applique) à compter de la saisie. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la saisie-contrefaçon et de tous les actes subséquents.
• Rétractation de l'ordonnance : Le saisi peut demander au juge qui a rendu l'ordonnance de la "rétracter" (l'annuler) en référé. Ce juge vérifiera si les conditions pour ordonner la saisie étaient bien réunies au moment de la requête.
• Nullité devant le juge du fond : Le saisi peut aussi attendre le procès au fond pour demander la nullité de la saisie. Ce moyen est considéré comme une défense au fond, ce qui signifie qu'il peut être soulevé à tout moment de la procédure.

C. Le Droit à l'Information

Issu de la directive européenne 2004/48, le droit à l'information est un outil complémentaire précieux. Il permet à une partie, au cours d'un procès en contrefaçon, de demander au juge d'ordonner à l'autre partie (ou à un tiers impliqué) de communiquer des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants.

• Personnes visées : Le contrefacteur, mais aussi toute personne trouvée en possession des produits, fournissant des services utilisés pour la contrefaçon, ou identifiée comme un maillon de la chaîne (producteur, distributeur, etc.).
• Informations concernées : Noms et adresses des fournisseurs et clients, quantités produites/vendues, prix obtenus.
• Compétence : La demande peut être faite devant le tribunal au fond, en référé, et depuis une loi de 2014, également devant le juge de la mise en état.
• Limite : La demande peut être refusée en cas d'« empêchement légitime » (ex: secret des affaires, secret professionnel).

Points Clés à Retenir

• La voie civile est généralement préférée pour sa simplicité probatoire (pas besoin de prouver l'intention) et pour l'obtention de dommages-intérêts plus importants.
• La voie pénale est utile pour son effet dissuasif et l'accès à des moyens d'enquête puissants, mais requiert la preuve de l'intention frauduleuse.
• La compétence des tribunaux est spécialisée et centralisée au civil, mais suit les règles de droit commun au pénal (sauf exceptions départementales).
• Les moyens de preuve (constats, saisie) doivent respecter des conditions de forme et de loyauté très strictes pour être valables. Le revirement sur l'indépendance de l'acheteur pour le constat d'achat est une évolution majeure.
• La saisie-contrefaçon est l'outil le plus efficace mais aussi le plus risqué : le délai pour assigner au fond est impératif et doit être scrupuleusement respecté.